知識產(chǎn)權質(zhì)押審查王國華 中聞律師事務所合伙人律師一 什么是知識產(chǎn)權知識產(chǎn)權是人們對于自己創(chuàng)作完成的智力活動成果所有的專有使用權。 在業(yè)界對知識產(chǎn)權有多種不同的解釋：1、知識產(chǎn)權是對于自己智力創(chuàng)造成果和

知識產(chǎn)權質(zhì)押審查

王國華 中聞律師事務所合伙人律師

一 什么是知識產(chǎn)權

知識產(chǎn)權是人們對于自己創(chuàng)作完成的智力活動成果所有的專有使用權。 在業(yè)界對知識產(chǎn)權有多種不同的解釋：

1、知識產(chǎn)權是對于自己智力創(chuàng)造成果和經(jīng)營標記、信譽所依法享有的專有權利（吳漢東主編的知識產(chǎn)權法）；2、知識產(chǎn)權是由于智力活動產(chǎn)生的權利（成立世界知識產(chǎn)權公約）第2條8款；3、知識產(chǎn)權是人們對其創(chuàng)造性的智力成果所依法享有的專有使用權 （鄭成思主編的知識產(chǎn)權法教程）。共同的特點是基于智力活動產(chǎn)生的權利，并對該權利享有專有使用權。

知識產(chǎn)權屬私權。

二 知識產(chǎn)權包括權利：

1、著作權（包括與著作權有關的權利）：是人們對于自己創(chuàng)作完成的文學、藝術和自然科學、社會科學、工程技術等作品享有的專有權利。著作權俗稱版權。（包括的財產(chǎn)權利有：復制權、發(fā)行權、出租權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、信息網(wǎng)絡傳播權、攝制權、改編權、翻譯權、匯編權

2、商標權：是商標所有人對其取得注冊登記并公告的商標所享有的專有使用權。

3、專利權：是專利權人對其申請并登記公告的發(fā)明 、實用新型、外觀設計所有的專有使用權。

4、植物新品種權：是植物新品種權利人對其研發(fā)和培育的新品種所獲得的 一種專有權。

5、集成電路布圖設計權：是設計人對自己創(chuàng)作完成的半導體集成電路布圖設計享有的復制權和商業(yè)利用權。

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6、計算機網(wǎng)絡域名權：是域名持有人依法對其持有的域名享有的專有使用權。

7、商業(yè)秘密權：商業(yè)秘密持有人對其持有的商業(yè)秘密所享有的專有權利。 在《與貿(mào)易有關的知識產(chǎn)權協(xié)定》（中國2001年12月11日對中國生效）中包含了地理表識和工業(yè)設計。

商標權、專利權、植物新品種權、集成電路布圖設計權均需登記產(chǎn)生。 著作權是自作品創(chuàng)作完成即產(chǎn)生。商業(yè)秘密權需構成完整的技術內(nèi)容，并采取保密措施，便可產(chǎn)生。域名權需在注冊完成域名后即可產(chǎn)生。

三 哪些知識產(chǎn)權可以質(zhì)押

《擔保法》第七十五條 下列權利可以質(zhì)押：

（三）依法可以轉讓的商標專用權，專利權、著作權中的財產(chǎn)權；

（四）依法可以質(zhì)押的其他權利。

由此規(guī)定來看，商標權、專利權、著作權中的財產(chǎn)權是可以作為擔保財產(chǎn)的，但《擔保法》第七十五條第四項規(guī)定依法可以質(zhì)押的其他權利，這就沒有排除植物新品種權、集成電路布圖設計權、域名權和商業(yè)秘密權作為質(zhì)押的標的物，這些權利也屬于財產(chǎn)性權利。因此，至少七項知識產(chǎn)權是可以作為擔保貸款中的質(zhì)押標的物。

四 專利權作為質(zhì)押標的的法律風險

根據(jù)《專利法》第二條規(guī)定，發(fā)明創(chuàng)造包括發(fā)明、實用新型和外觀設計三類專利。三類專利的風險管控審查，大部分相同，但不同部分也是審查的關鍵部分。 專利在質(zhì)押中的風險點：

1、 專利年費是否正常繳納；

依據(jù)《專利法》第四十三條和第四十四條規(guī)定，專利權人應當自被授予 專利的當年開始繳納年費。沒有按照規(guī)定繳納年費的，專利權在期限屆滿前終止。

2、 專利的法律狀態(tài)，如是否有許可、轉讓及質(zhì)押行為的存在（可以要求權 利人提供專利登記薄副本）；

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依據(jù)《專利法實施細則》第八十九條，專利登記簿登記下列與專利申請權和專利權有關的事項：

（一）

（二）

（三）

（四）

（五）

（六）

（七）

（八）

（九） 專利權的授予； 專利權的轉移； 專利權的質(zhì)押、保全及其解除； 專利實施許可合同的備案； 專利權的無效宣告 專利權的終止； 專利權的恢復； 專利實施的強制許可； 專利權人的姓名或者名稱、國際和地址的變更。

專利權未授予、出質(zhì)人與專利登記薄記載的專利權人不一致、以及專利權存在質(zhì)押的、專利權終止及無效宣告的均無法辦理質(zhì)押登記。

3、 專利是否處在無效宣告程序中；

根據(jù)《專利法》第四十五條規(guī)定 自國務院專利行政部門公告授予專利 權之日起，任何單位或個人認為該專利權的授予不符合專利法有關規(guī)定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。

如果擬質(zhì)押的專利正在無效程序中，是不能辦理質(zhì)押登記的。

4、 對于共有專利權是否經(jīng)過所有共有人的一致同意；

《專利法》第十五條規(guī)定，專利申請權或者專利權的共有人對權利的行使

有約定的，從其約定。沒有約定的，共有人可以單獨實施或者以普通許可方式許可他人實施該專利；許可他人實施該專利的，收取的使用費應當在共有人之間分配。

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除前款規(guī)定的情形外，行使共有的專利申請權或者專利權應當取得全體共有人的同意。

專利的質(zhì)押權屬于全體權利人共同行使的權利，因此未取得全體權利人一致同意，專利權不能被質(zhì)押，其簽署的質(zhì)押合同因質(zhì)押行為的無效而無效。

5、 專利權歸屬是否存在糾紛；

專利權歸屬糾紛較為普遍，專利權歸屬糾紛其原因在于專利權人對所持有的專利的權利基礎存在不確定性，特別涉及到合作完成發(fā)明創(chuàng)造，或涉及職務的發(fā)明創(chuàng)作，如將公司的職務發(fā)明創(chuàng)造作為自己的發(fā)明創(chuàng)造申請專利，或通過竊取或其他不當方式獲得該專利技術申請專利，由此獲得的專利權即存在合法性問題。這屬于專利權歸屬未最終定論，因此這類專利無法辦理質(zhì)押登記，即使辦理了質(zhì)押登記也存在巨大風險。

6、 專利權是否被被法院等相關司法及行政部門采取保全措施；

質(zhì)押最終可能會發(fā)生權利歸屬的轉移，如果該專利已被法院等相關司法 行政部門采取了保全措施，基于保全措施在在先的優(yōu)先受償原則，與質(zhì)押本身的優(yōu)先受償性特性存在競合，二者無法并存的。因此已采取保全措施的專利權，則進行質(zhì)押登記。

7、 債務人履行債務期限是否超過專利權有效期的；

《專利法》第四十二條規(guī)定 發(fā)明專利權的保護期是20年，實用新型和外觀專利的保護期是10年，均自申請日起算。債務履行期限超過或等于專利保護期的，屆時債務履行期屆滿，債務人拒絕履行，債權人即使通過專利質(zhì)押擔保實現(xiàn)對專利權的所有，但由于專利權保護期已到，該專利權的專有實施性已喪失，其他任何人均可實施該專利，等同于質(zhì)權人未獲得任何擔保。

8、 質(zhì)押合同中是否約定債務履行期限屆滿質(zhì)權人未受清償時，專利權歸質(zhì) 權人所有的。

專利權的轉移以登記公告為必要條件，即使合同中約定專利權歸屬，也并不發(fā)生權利所有權轉移。因此到專利局辦理登記公告是轉移專利權的前提。 4

9、 質(zhì)押合同是否包含當事人姓名或名稱地址信息；是否有擔保債權的種類 和數(shù)額；是否有債務人履行債務的期限；是否明確專利項數(shù)，專利名稱、專利號、申請日、授權公告日信息；是否明確質(zhì)押擔保的范圍。

上述信息涉及的質(zhì)押專利的準確性，為了防止錯誤質(zhì)押，避免將他人專利質(zhì)押，提供盡可能多的信息，有利于質(zhì)押的正確行使，及質(zhì)押權的實現(xiàn)。

10、 對于實用新型專利和外觀設計專利應要求質(zhì)押人提供檢索報告或評價報 告（2009年10月1日后申請的專利，專利局出具的是評價報告）

根據(jù)《專利法》 第四十條規(guī)定 實用新型和外觀設計專利申請經(jīng)初步審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予實用新型專利權或者外觀設計專利權的決定，發(fā)給相應的專利證書，同時予以登記和公告。實用新型專利權和外觀設計專利權自公告之日起生效。對于實用新型和外觀設計專利的審查授權，不進行實質(zhì)實質(zhì)審查，即形式上具備授權的條件，即給予授權，其專利權的穩(wěn)定性存在極大的不確定性，因此需要出質(zhì)人提供檢索報告或評價報告來查證專利權的穩(wěn)定性。如果報告認為該專利權的穩(wěn)定性存在問題及不符合專利法的授權條件，可以及時控制該專利作為質(zhì)押標的的風險。

11、 必要時可以要求質(zhì)押人提供由國家知識產(chǎn)權局專利檢索咨詢中心出具的《發(fā)明專利檢索報告》。

《專利法》第第三十九條規(guī)定 發(fā)明專利申請經(jīng)實質(zhì)審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，由國務院專利行政部門作出授予發(fā)明專利權的決定，發(fā)給發(fā)明專利證書，同時予以登記和公告。發(fā)明專利權自公告之日起生效。發(fā)明專利須經(jīng)實質(zhì)審查才能予以授權，雖然發(fā)明專利經(jīng)過實質(zhì)審查，但也會存在未能檢索到的現(xiàn)有技術，如明光公司發(fā)明專利無效案中，該發(fā)明即通過授權后進一步檢索，檢索到該專利創(chuàng)造性不足，進而無效了發(fā)明專利，因此 提供《發(fā)明專利檢索報告》可以進一步降低專利權不穩(wěn)定性的風險，有助于專利權的利益實現(xiàn)。

總之，銀行在專利作為質(zhì)押標的貸款中，如何把控這方面的風險，對于質(zhì)押權人以后實現(xiàn)債權將會有決定性的作用。

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五 商標權作為質(zhì)押標的的法律風險

《商標法》第三條規(guī)定 經(jīng)商標局核準注冊的商標為注冊商標，包括商品商標、服務商標和集體商標、證明商標；商標注冊人享有商標專用權，受法律保護。這四類商標可以作為質(zhì)押的標的物。第二十八條 對申請注冊的商標，商標局應當自收到商標注冊申請文件之日起九個月內(nèi)審查完畢，符合本法有關規(guī)定的，予以初步審定公告 第三十條 申請注冊的商標，凡不符合本法有關規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊的或者初步審定的商標相同或者近似的，由商標局駁回申請，不予公告。根據(jù)上述條款規(guī)定，商標局對申請人申請的商標注冊進行實質(zhì)審查，商標注冊后取得商標權的穩(wěn)定性相對較強。在商標質(zhì)押風險管控中重點考慮以下幾個方面的問題：

1、 出質(zhì)人是否為商標權權利人；

出質(zhì)人應當是有權利處分商標權的人，商標權屬于私權，在商標局辦理登記的商標注冊人或受讓人才是合法的權利人，商標權質(zhì)押屬于權利的處分行為，對這種處分行為，只有權利人才有權行使。因此確定出質(zhì)人的主體資格是至關重要的。

2、 出質(zhì)人是否將相同或者類似商品/服務上注冊的相同或者近似商標一并出質(zhì)； 商標權出質(zhì)最終有可能涉及到商標權轉讓的問題，往往會通過拍賣、或與商標權人協(xié)定價格完成商標轉讓行為，也就是轉讓商標是在債務人不履行債務情況下優(yōu)先選擇的實現(xiàn)債權的方式。《商標法》第 四十二條第二款規(guī)定 轉讓注冊商標的，商標注冊人對其在同一種商品上注冊的近似的商標，或者在類似商品上注冊的相同或者近似的商標，應當一并轉讓。所以在確定質(zhì)押商標時候，必須將近似商標一并質(zhì)押。否則將會導致質(zhì)押合同無效，及無法實現(xiàn)商標權權利擔保。對債權人來講是重大的風險。

同時《商標法》第四十二條第三款規(guī)定對容易導致混淆或者有其他不良影響的轉讓，商標局不予核準，書面通知申請人并說明理由。同樣對近似商標做出進一步限制性規(guī)定，原因在于，商標的功能在于區(qū)分商品及服務的來源，近似商標或導致混淆的商標極易混淆商品或服務的來源，并由此導致市場秩序的混亂。所以在商標權質(zhì)押程序中應當避免質(zhì)押權實現(xiàn)所帶來的市場秩序的混亂。

3、 質(zhì)押合同是否違反法律法規(guī)強制性規(guī)定；

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《合同法》第五十二條規(guī)定，一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益或惡意串通，損害國家、集體或者第三人利益及其他違反法律、行政法規(guī)強制性規(guī)定的情形屬于無效合同。

質(zhì)押合同無效，質(zhì)押權利人的質(zhì)押權利則無法實現(xiàn)，如質(zhì)押合同中未約定近似商標一并質(zhì)押，由此必然導致質(zhì)押合同無效。不得違反法律法規(guī)強制性規(guī)定這是所簽署合同必須遵循的條款，為此才能確保債權的實現(xiàn)。審查質(zhì)押合同依據(jù)的法律主要有《物權法》、《合同法》、《擔保法》、《商標法》和《商標法實施條例》等法律法規(guī)。質(zhì)押合同往往涉及這方面的法律條款，如何確保不違反上述法規(guī)，須結合上述規(guī)則綜合審查。

4、 商標專用權是否在有效期內(nèi)；

《商標法》第三十九條規(guī)定 注冊商標的有效期為十年，自核準注冊之日起計算。第四十條規(guī)定，注冊商標有效期滿，需要繼續(xù)使用的，商標注冊人應當在期滿前十二個月內(nèi)按照規(guī)定辦理續(xù)展手續(xù)；在此前間未能辦理的，可以給予六個月的寬展期。每次續(xù)展的有效期為十年，自該商標上一屆有效期滿次日起計算。期滿未辦理續(xù)展手續(xù)的，注銷其注冊商標。

商標是否在有效期內(nèi)，決定了質(zhì)權人是否享有商標專用權，根據(jù)上述規(guī)定，商標專用權是有期限的，過期則該商標處于失權狀態(tài)，任何人均可注冊，或使用。質(zhì)押權人無法實現(xiàn)商標專用權的利益轉化。

5、 商標專用權是否被司法及行政機構查封或凍結；

查封凍結行為是財產(chǎn)保全行為，是多種原因造成的：一是商標權屬存在爭議；二是商標權利人存在與第三人財產(chǎn)糾紛，被申請查封凍結；三是其他原因被查封保全的，如涉及犯罪或對嫌疑人財產(chǎn)保全等。

商標專用權被保全后，與此有關的商標專用權的轉讓、質(zhì)押等行為均不得實施，在查封凍結期間，該商標權利處于被限制狀態(tài)，但保全行為不影響商標的使用行為。

6、 商標權質(zhì)押期不超商標的有效期，應長于主合同債權期限；質(zhì)押登記期限屆滿后，

該質(zhì)權登記自動失效。

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商標質(zhì)押行為是基于商標專用權的存在而存在，在商標的有效期內(nèi)，才存在商標的專用權，商標的專用權是十年，自核準注冊之日起計算，十年到期后，沒有續(xù)展的或未在法定期內(nèi)續(xù)展的，該商標專用權失效，也就是該商標權人喪失了該商標的專用權利，其質(zhì)押標的也就不存在，所以質(zhì)押合同中涉及的質(zhì)押期限應當在商標的有效期內(nèi)。為了便于實現(xiàn)合同債權，質(zhì)押期限應當長于主合同債權期限，這將有利于質(zhì)押權的實現(xiàn)，確保質(zhì)權人獲得主債權得到清償。并且，質(zhì)押人應確保商標的有效期未過，質(zhì)押登記的有效期是基于質(zhì)押合同登記期限，在登記期限內(nèi)質(zhì)押行為才有效，質(zhì)押登記過期的則質(zhì)押行為自動失效。

六 著作權作為質(zhì)押標的的法律風險

1、 什么是著作權

著作權也稱為版權，是指作者或其他著作權人依法對文學、藝術或科學作 品所享有的各項專有權利總稱。著作權包括人身權和財產(chǎn)權。

2、 著作權中的那些權利可以質(zhì)押

著作權中的財產(chǎn)權可以質(zhì)押，根據(jù)著作權法第十條規(guī)定著作權中的財產(chǎn)權包 括：復制權、發(fā)行權、出租權、展覽權、表演權、放映權、廣播權、信息網(wǎng)絡傳播權、攝制權、改編權、翻譯權、匯編權、其他著作權。

與著作權有關的權利中財產(chǎn)權也可以質(zhì)押：出版者享有的版式設計權；表演者享有的著作財產(chǎn)權；錄音錄像制作者享有的與著作權有關的財產(chǎn)權；廣播電臺、電視臺享有的與著作權有關的財產(chǎn)權。

3、 出質(zhì)人是否為所有共有權人

作品的玩完成人涉及多個作者的，則屬于合作作品，根據(jù)《著作權法實施 條例》第九條 合作作品不可以分割使用的，其著作權由各合作作者共同享有，通過協(xié)商一致行使；不能協(xié)商一致，又無正當理由的，任何一方不得阻止他方行使除轉讓以外的其他權利，但所得收益應當合理分配給所有合作者。質(zhì)押權的實現(xiàn)必然會發(fā)生著作權權屬歸屬的變更，質(zhì)押行為等同于著作權轉讓行為的潛在發(fā)生，因此，為了確保質(zhì)押權的實現(xiàn)需要共同權利人同意質(zhì)押。

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4、 出質(zhì)的作品涉及影視作品或游戲作品是否取得原文字作品權利人及改編 作品權利人的許可

這要看合同中是否有約定，為約定的，影視作品的攝制行為取得了原作品及改編劇本著作權人的許可，在此情況下，影視作品的權利人質(zhì)押其影視作品中的著作權無需另外獲得授權。

5、 是否涉及權利歸屬之爭

著作權權利存在爭議的，必然導致未來權利基礎的不確定性，及有可能導 致未來質(zhì)押權的無法實現(xiàn)。

出質(zhì)人是否有權出質(zhì)

質(zhì)押行為的有效性前提是質(zhì)押人有權質(zhì)押，著作權質(zhì)押中只有著作權權利 人有權質(zhì)押，其他人均無權就他人著作權實施質(zhì)押。但法定代理人除外。

6、 出質(zhì)的作品是否提供樣本

樣本是確定對哪部作品行使質(zhì)押權，由于現(xiàn)有作品數(shù)量較多，相同作品名稱的作品極有發(fā)生，為明確作品，對作品樣本進行確定審查，是必不可少的。

7、 出質(zhì)的軟件是否提供了源代碼及完整的說明書

軟件著作權歸屬證據(jù)，往往是軟件源代碼和計算機軟件著作權登記證書，審查源代碼，將有助于明確軟件權利人，并進一步為實現(xiàn)質(zhì)押權提供保證。

8、 出質(zhì)的著作權是否實施了許可

許可權也屬于一項無權，質(zhì)押權也屬于一項無權，二者在發(fā)生沖突的情況下優(yōu)先保護在先的權利，如果質(zhì)押行為在后，許可行為在先，則在實現(xiàn)質(zhì)押權時則必然受到許可使用的限制。這種限制表現(xiàn)在未來可能無法很好的使用該作品的著作權。

七 計算機網(wǎng)絡域名作為質(zhì)押標的的法律風險

域名注冊的時間，

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域名繳納的年費

到域名管理機構辦理質(zhì)押登記

八 集成電路布圖設計權作為質(zhì)押標的的法律風險

出質(zhì)人是否為權利人；

提供權利副本

布圖設計權是否在有效期內(nèi)。

九 網(wǎng)站作為質(zhì)押標的的法律風險

出質(zhì)人是否享有該網(wǎng)站的著作權；

質(zhì)押中是否連同域名一并質(zhì)押？

存儲在空間中文件是否一并交付？

知識產(chǎn)權質(zhì)押需要較高的審查標準，顯然不同于一般的物質(zhì)性財產(chǎn)抵押審查，尤其要求相關法務人員對知識產(chǎn)權有較高的法律認識。

北京市中聞律師事務所

王國華

2014.3.28

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